Parallelimport en merkenrecht

Parallelimport is een steeds terugkerend struikelblok in het merkenrecht. Met parallelimport (of parallelhandel) wordt over het algemeen bedoeld: de in- en verkoop van merkproducten zonder de toestemming van de merkhouder. Het gaat meestal om grootschalig opgekochte partijen merkproducten die uiteindelijk voor een veel lagere prijs dan normaal worden verkocht. Er wordt veel over geprocedeerd – met name door luxe modemerken – en juridisch is het tricky. De parallelhandel wordt vaak dan ook “grijze markt” genoemd. Maar wat is verboden en wat mag wel? Hier een overzicht.

Uitputting van het merkrecht

De houder van een geregistreerd merk heeft het exclusieve recht om zijn merk te gebruiken en het recht om anderen het gebruik te verbieden. Onder “gebruik” wordt ook verstaan de invoer (import) en verdere verhandeling van de producten onder het geregistreerde merk. Je zou dus zeggen dat anderen, die deze producten invoeren zonder de toestemming van de merkhouder, inbreuk maken op zijn exclusieve merkrecht.

Maar omdat het, vanwege het vrije verkeer van goederen, natuurlijk heel veel voorkomt dat producten door allerlei bedrijven worden ingekocht om verder te verkopen, geldt er een uitzondering voor (originele) producten die mét toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht binnen de zogeheten EER – de Europese Economische Ruimte (bestaande uit de EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze producten mogen dus gewoon worden ingevoerd en verder verhandeld, zonder dat er sprake is van inbreuk op de merkrechten van de merkhouder. In zo’n geval is het exclusieve merkrecht van de merkhouder “uitgeput”.

Wanneer dan wel merkinbreuk?

Als de producten namaakgoederen zijn is er altijd sprake van merkinbreuk (en is er dus geen sprake van uitputting van het merkrecht). Maar óók als het gaat om originele producten (producten die oorspronkelijk wel door of namens de merkhouder zijn geproduceerd), kan de import van deze producten tóch een inbreuk makende handeling zijn, waartegen de merkhouder kan optreden. Het moet dan gaan om producten die niet door de merkhouder zelf, of die zonder zijn toestemming, in de EER in de handel zijn gebracht.

Selectieve distributie

Veel merkhouders van luxeproducten zoals kleding of parfums werken met exclusieve distributeurs. Voor anderen – zoals prijsvechters à la Kruidvat – is het lastig om een voet tussen de deur te krijgen; zij behoren niet tot het selectieve distributienetwerk van de merkhouder.

De oplossing kan dan gevonden door bijvoorbeeld onverkoopbare partijen op te kopen van officiële Europese distributeurs (wat vaak overigens contractueel wordt uitgesloten door de merkhouder) of in parallelimport, door grote partijen merkartikelen van buiten de EER in te kopen. Op dit soort “buitenlandse” partijen kan een flinke marge worden gemaakt, want in sommige werelddelen worden luxeartikelen vaak voor een veel lagere retailprijs (en dus ook inkoopprijs) verhandeld.

Gaat het om de in- en verkoop van producten die oorspronkelijk door de merkhouder buiten Europa in de handel zijn gebracht, dan kan een merkhouder daar een stokje voor steken. Zijn motivatie is er vooral in gelegen dat zijn officiële dealers, die de “normale” prijs moeten betalen, er niet blij mee zijn als zij concurrentie moeten ondervinden van handelaren die buiten het exclusieve netwerk vallen. Bovendien wil de merkhouder – zeker als het om luxegoederen gaat – invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop die goederen worden aangeboden: als de luxegoederen hun exclusieve karakter verliezen, doet dat afbreuk aan de waarde van het merk.

Voer voor uitgebreide conflicten

Parallelimport en uitputting zijn best taaie juridische onderwerpen. Als er eenmaal een conflict over parallelimport ontstaat, zijn de betrokken partijen daar geregeld jaren later nog steeds mee in de weer.

De onderneming Sporttrading – inmiddels zelfs failliet – kan daarover meepraten. Zij was verwikkeld in een ellenlange procedure die door Converse, de merkhouder achter de bekende AllStars sneakers, was begonnen.

 

Wat was er dan aan de hand? Converse maakte bezwaar tegen de verhandeling door Sporttrading van een grote partij AllStars sneakers; volgens Converse waren deze namelijk niet met haar toestemming in Europa in de handel gebracht, en zo begon een jarenlang voortslepend conflict over het merkenrecht.

Wie moet bewijs leveren?

Vaak is het achteraf niet makkelijk om te bepalen of een lading producten binnen of buiten de EER voor het eerst in de handel is gebracht en dus of de verhandeling van de lading door de inkoper wel of geen inbreuk maakt op het merkrecht van de merkhouder. Aan het uiterlijk van de producten of verpakkingen kun je het meestal niet zien. Uitputting van het merkrecht is dus niet zo simpel om te bewijzen.

Hier ligt een grote uitdaging voor de importeur, want in de rechtspraak is uitgemaakt dat de bewijslast bij hem ligt wanneer hij wegens merkinbreuk wordt aangesproken door de merkhouder.

Onderzoek naar de keten

De importeur moet dus diepgravend onderzoek doen naar de goederenstroom, en traceren wat de uiteindelijke herkomst van de bewuste lading merkproducten is. Als uit dat onderzoek blijkt dat de producten oorspronkelijk in Europa in de handel zijn gebracht door de merkhouder, is het merkrecht uitgeput en is er dus géén sprake van merkinbreuk. Maar als de importeur er niet in slaagt om dit te bewijzen, maakt hij inbreuk op de merkrechten van de merkhouder.

Bovendien moet de importeur voor alle exemplaren uit de lading aantonen dat ze voor de Europese markt bestemd waren; zit er in de gehele lading ook een deel dat oorspronkelijk voor buiten Europa bestemd was, dan is het merkrecht voor dat deel dus niet uitgeput.

Merkinbreuk Converse

In de zaak over de AllStars lukte het de importeur niet om te bewijzen dat alle exemplaren (het ging om duizenden stuks) voor de Europese markt bedoeld waren. Het uiteindelijke gevolg: in hoger beroep oordeelde de rechter dat er sprake was van inbreuk op de merkrechten van Converse.

Omkering bewijslast

Niet in alle gevallen hoeft de importeur te bewijzen dat de merkrechten zijn uitgeput; als er een risico bestaat dat, door het selectieve distributienetwerk van de merkhouder, nationale markten worden afgeschermd, is het de merkhouder die met de bewijslast wordt opgezadeld en moet hij aantonen dat de producten oorspronkelijk door hem buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dit is gevolg van het vrije verkeer van goederen, wat een essentieel onderdeel is van de EU.

Eventueel kan de importeur hierna nog proberen te bewijzen dat de producten later alsnog met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht – maar dit zal al helemaal een heel zware kluif zijn voor de importeur.

Wat te doen?

Parallelimport is niet geheel zonder risico. Voor handelaren geldt: sta erbij stil dat er mogelijk inbreuk wordt gemaakt op merkrechten wanneer (goedkope) ladingen merkproducten van buiten de EER worden ingekocht. Doe waar mogelijk zelf alvast onderzoek naar de herkomst om te kunnen anticiperen op eventuele bezwaren van merkhouders. Meer weten, of andere vragen over merkinbreuk? Laat het me weten!