Overdracht van intellectuele eigendom: weet wat je koopt

Intellectuele eigendomsrechten komen normaal gezien toe aan makers, bedenkers en uitvinders. Of eventueel aan degene die de merk-, model- of octrooiregistratie verricht – dat hoeft namelijk niet altijd te gebeuren door de oorspronkelijke ontwerper, uitvinder, etc. Maar een intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) kan ook worden overgedragen aan een ander. Bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsovername of de verkoop van een activiteit. Maar er zijn wel wat zaken om goed op te letten voor je je handtekening zet. Vooral omdat er vaak flink wat geld wordt betaald voor de overdracht, wil je zeker weten dat je bestaande en geldige IE-rechten koopt. Goed onderzoek vooraf kan een hoop gedoe achteraf schelen.

Een zaak die bij de Rechtbank Amsterdam diende laat goed zien dat onderzoek vooraf echt nodig is om een goed beeld te hebben van je markt- en rechtspositie. In dit geval rekende de eisende partij zich rijk met IE-rechten, die er in werkelijkheid helemaal niet bleken te zijn.

De casus

Het gaat om een vrij ingewikkelde casus met een complexe voorgeschiedenis. Wat was er gebeurd – in het kort dan hè? Tussen de partijen was ooit sprake van een samenwerking, waarbij zowel de eisers en de gedaagde aandelen hadden in een onderneming, Sunshine. Die onderneming ontwikkelde en verkocht bodembedekkers voor knaagdierhokken onder het merk JORIS NO SMELL. De producten en het merk waren oorspronkelijk ontwikkeld en bedacht door de gedaagde.

Na een financieel geschil en vertrouwensbreuk tussen de aandeelhouders is uiteindelijk een schikking getroffen, waarbij de gedaagde partij zijn deel van de aandelen in Sunshine aan de eisende partijen overdroeg. De gedachte daarbij was dat de eisers vervolgens, zonder de gedaagde, ongehinderd verder konden met de verkoop van JORIS NO SMELL producten. De eisers hadden zelfs al een eigen Joris No Smell B.V. opgericht om hun activiteiten voort te zetten.

De eisende partijen waren er, zonder goed onderzoek te doen, vanuit gegaan dat zij, als gevolg van de aandelenoverdracht, rechthebbende waren geworden op de IE-rechten ten aanzien van de JORIS NO SMELL producten. In dit geval zou dat dan gaan om auteursrecht op de logo’s en verpakkingen en het merk JORIS NO SMELL. Maar het eindigde in een teleurstelling.

Overdracht van IE-rechten moet schriftelijk

Een IE-recht is een vermogensrecht en kan daarmee worden overgedragen. Dat geldt voor alle IE-rechten: auteursrecht, naburige rechten, merkrechten, modelrechten en octrooirechten. Zelfs een handelsnaam kan worden overgedragen; vroeger kon dat alleen samen met de onderneming zelf (zo staat het trouwens ook nog steeds in de wet), maar inmiddels wordt daar met een moderner oog naar gekeken.

Aan een overdracht zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet de overdracht schriftelijk worden vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst volstaat niet. Doordat de overdracht schriftelijk moet zijn, heb je trouwens ook meteen stevig bewijs in handen. Dat ligt anders bij een mondelinge toezegging, want het bestaan daarvan kan door de tegenpartij namelijk makkelijk worden ontkend. Een schriftelijk stuk wordt trouwens ook wel akte genoemd.

Bij een overdracht moet het lijdend voorwerp van de transactie ook “voldoende bepaalbaar” zijn; het moet dus uit de akte voldoende duidelijk blijken wat er wordt overgedragen.

In de JORIS NO SMELL casus was er sprake van een overeenkomst, maar die ging over de overname van de aandelen in een onderneming. Daarmee zouden alle vermogensbestanddelen zijn overgedragen. Omdat in de overeenkomst niet werd gerept over IE-rechten is de vraag of die rechten vallen onder de term “vermogensbestanddelen”. Onder normale omstandigheden zou dat wel het geval moeten zijn, want IE-rechten zijn vermogensrechten. In geval van een aandelenoverdracht is al snel sprake van voldoende bepaalbaarheid, want dan worden in principe alle vermogensbestanddelen van de onderneming overgedragen, waaronder dus ook de IE-rechten.

Nog een laatste opmerking over de voorwaarden voor een geldige overdracht: als het gaat om een merk-, model- of octrooirecht moet de overdracht ook nog in het register worden aangetekend. Pas daarna heeft de overdracht “derdenwerking”, oftewel: de overdracht heeft daarna pas echt tegenover iedereen werking.

Van wie is de intellectuele eigendom?

Merken, modellen en octrooien zijn geregistreerde rechten, die op naam van de deposant in het register staan. Bij een overdracht van registraties moet de naam van de houder overeenkomen met de naam van de overdragende partij zoals die in het contract is aangeduid. De naam van de rechthebbende kan worden nagegaan in de merk-, model- en octrooiregisters, want deze zijn openbaar te raadplegen. Zo gezegd, zo gedaan.

Bij het auteursrecht ligt het vaak wat lastiger. Dat komt doordat het geen geregistreerd recht is. Daarbij komt nog dat er veel auteursrechtelijk beschermde werken in opdracht worden ontwikkeld, waardoor het auteursrecht lang niet altijd bij de opdrachtgever ligt. Het vergt voor buitenstaanders dus vaak nogal wat uitzoekwerk om duidelijk te hebben bij wie het auteursrecht wél ligt.

Laten we een logo als voorbeeld nemen. Het logo van een onderneming is over het algemeen niet alleen een beschermd merk (als het tenminste geregistreerd is) maar ook een auteursrechtelijk beschermd werk: het heeft doorgaans een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Een logo wordt vaak door een outsider – een marketingbureau of creatieve ZZP’er – ontworpen en ontwikkeld. Heel kort door de bocht ligt het auteursrecht dan in de meeste gevallen bij de opdrachtnemer (check hier mijn blog over dit onderwerp). De opdrachtgever kan dan dus niet zomaar het auteursrecht op het logo aan een ander overdragen; dat recht is namelijk (nog) niet van hem. Het auteursrecht kan wel later alsnog worden overgedragen (soms tegen een aanvullende betaling), maar eerst is dus wel onderzoek nodig om vast te stellen bij wie het auteursrecht ligt, om het recht vervolgens over te kunnen dragen.

Voor de eisers ging het onder anderen op dit punt mis. Het auteursrecht op het logo en de verpakkingen lag namelijk niet bij de onderneming Sunshine, want de gedaagde had deze oorspronkelijk door derden laten ontwerpen. Dus ook na overname van alle aandelen in de onderneming Sunshine bleef het auteursrecht bij de ontwerpers.

Welke IE-rechten zijn er?

Bepaalt de overeenkomst wel voldoende duidelijk welke IE-rechten worden overgedragen? Los van het vereiste van voldoende bepaalbaarheid, moet het ook duidelijk zijn welke rechten er daadwerkelijk bestaan. Gaat het om merkrechten? Dan moet er sprake zijn van een (geldige) merkregistratie. Zonder zo’n merkregistratie heeft het geen zin om een overdracht in gang te zetten, want er wordt dan namelijk feitelijk niets overgedragen.

Ook op dit punt grijpen de eisers in de JORIS NO SMELL zaak genadeloos mis, want achteraf bleek dat de onderneming Sunshine geen enkel IE-recht had:

• Het merk JORIS NO SMELL was op de datum van de overeenkomst niet geregistreerd, dus kon er ook geen merkrecht overgaan naar de eisers;
• Het auteursrecht op het logo en de productverpakkingen is altijd bij de ingehuurde ontwerpers gebleven.

Bij een bedrijfsovername of overdracht van rechten kun je er dus niet zomaar vanuit gaan dat alles klopt. Sterker nog, voor de eisende partij werd het nog erger. Na de schikkingsovereenkomst ging de gedaagde over tot het zelf registreren van het merk JORIS NO SMELL. Met succes, want de rechter legt aan de eisers (en aan de door hen opgerichte onderneming Joris No Smell B.V.) een verbod op om het merk JORIS NO SMELL te gebruiken. Daar gaat je businessmodel… Een bizarre uitkomst in een bizarre zaak.

Due dilligence en intellectuele eigendom

Trouwens: ook als er wél registraties zijn op naam van de overdragende partij, dan nog is het belangrijk om te onderzoeken of die registraties nog steeds geldig zijn.

Als het om merken gaat, bijvoorbeeld, moet worden onderzocht (nagevraagd) of de merken in de afgelopen vijf jaar normaal zijn gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Is dat niet het geval, dan kunnen de registraties vervallen worden verklaard (zie deze blog over dit onderwerp).

Bij een modelregistratie is het van belang dat het model aan alle vereisten voldeed op het moment van het modeldepot. Waren er vóór de aanvraag datum al nagenoeg identieke modellen op de markt? Dan is er vermoedelijk geen geldig modelrecht verkregen. Omdat een modelaanvraag niet inhoudelijk wordt beoordeeld is het namelijk geen vanzelfsprekendheid dat een geregistreerd model ook altijd een geldig model is. Kortom: goed onderzoek doen naar wat nu eigenlijk wordt overgedragen.

Een ander punt is nog dat van mogelijke conflicten over de IE-rechten. Als de verkopende partij weet dat er conflicten spelen over de over te dragen IE-rechten, moet je dat als verkrijgende partij natuurlijk wel weten. In het ergste geval is er wel een overdracht van rechten, maar loop je een risico dat de overgedragen merken of modellen eigenlijk niet gebruikt kunnen worden wegens inbreuk op oudere rechten van derden.

Al dit soort vragen komen aan bod in een due dilligence onderzoek naar IE-rechten. Heel belangrijk om zeker te stellen dat je geen kat in de zak koopt.

Conclusie

De JORIS NO SMELL zaak laat goed zien dat de overdracht van IE-rechten niet zonder haken en ogen is. Laat vooraf goed onderzoek doen naar de risico’s en zorg dat je weet wat je koopt. Hoewel het niet mogelijk is om alle risico’s geheel uit te sluiten, zijn er een aantal zaken die vooraf heel concreet kunnen worden uitgezocht om een betrouwbaar beeld te krijgen van de over te dragen IE-rechten, en dan vooral de geldigheid daarvan. Meer weten?