Merkrecht op de naam Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet gekaapt

De merknaam van het tv-programma “Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet” is het nieuwste slachtoffer in de strijd tussen Talpa en RTL. Dit merk werd in 2010 geregistreerd door Endemol Shine. Best laat trouwens, als je je bedenkt dat het programma onder deze naam een hit was in de jaren 80 en 90, en daarna nauwelijks op tv is geweest (maar wellicht was er in 2010 een revival op handen?). In de hoop het huidige commerciële tij te keren wil Talpa nu haar eigen versie van deze ooit grote tv-hit gaan uitzenden. Maar daarbij stond de merkregistratie van concurrent Endemol in de weg, want die merkregistratie geeft Endemol het exclusieve merkrecht op de naam “Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet”. En daarmee ook het recht om Talpa het gebruik daarvan te verbieden. Talpa moest dus in actie komen, en zo geschiedde.

Doorhaling merkregistratie wegens niet-gebruik

Een beproefde manier om een merkregistratie uit de weg te ruimen is om die registratie te laten doorhalen (dus verwijderen) uit het register wegens het feit dat het merk vijf jaar of langer niet normaal is gebruikt. De betreffende merkregistratie moet dan trouwens al wel minimaal vijf jaar bestaan. De administratieve procedure dient bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BVIE).

Elke belanghebbende kan zo’n actie starten, en het mooie – althans voor de eiser – is dat de aangesproken merkhouder er vaak het meeste werk aan heeft: hij moet namelijk het bewijs leveren dat het merk wel degelijk normaal is gebruikt in de afgelopen vijf jaar. En in de praktijk blijkt dat het vinden van duidelijk en overtuigend bewijs best moeilijk is. Zo moeten de stukken gedateerd zijn, en moet in de bewijsstukken ook echt duidelijk een verwijzing naar het merk zelf staan. Vaak helemaal niet zo eenvoudig als je misschien zou denken, zelfs als het merk wél gewoon is commercieel gebruikt. Je moet als merkhouder dus wel je administratie op orde hebben.

Geen overtuigend bewijs van merkgebruik

Ook Endemol struikelde over haar bewijslast. Omdat er al jaren geen programma onder de naam “Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet” op tv was geweest, kon Endemol ook geen bewijs laten zien dat dit merk was gebruikt. Er hebben volgens haar wel wat voorbereidende handelingen plaatsgevonden, maar tot echte exploitatie is het nooit gekomen. Endemol had als bewijs een print screen van de uploaddatum van een promo en een flyer met daarin een beschrijving van het format overgelegd. De print screen liet niet de merknaam of geüploade content zien en de flyer was ongedateerd. Het BBIE kon dus nogal eenvoudig concluderen dat er geen overtuigend bewijs is dat “Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet” in de afgelopen vijf jaar is gebruikt.

En trouwens ook niet handig: Endemol miste een deadline om een laatste reactie te geven (toch handiger om je in zo’n procedure te laten vertegenwoordigen door een merkengemachtigde of advocaat). Kleine kans, maar wellicht dat een steekhoudende toelichting toch nog een andere uitkomst had bewerkstelligd.

Merkrecht is nu van Talpa

En nu dus geen registratie meer voor “Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet”? Ja toch wel, want inmiddels heeft Talpa zelf al gezorgd voor een eigen Benelux merkregistratie op haar naam. Een hoger beroep in deze zaak is wel mogelijk, maar voor Endemol lijken er vooralsnog weinig aanknopingspunten te zijn voor een andere uitkomst. En wie weet zijn de rollen over iets meer dan vijf jaar wel wéér omgedraaid, en is het dan Endemol die het merk dan mogelijk weer “terugkaapt” van Talpa.

Moraal van het verhaal: als je concurrent een merkregistratie in handen heeft, hoeft dat niet altijd te betekenen dat dat merk daadwerkelijk nog steeds geldig is. Mocht je een bepaald merk willen gebruiken, en heeft een ander een bezwaarlijke merkregistratie, dan heeft het zin om nader te onderzoeken of die merkregistratie kan worden aangevallen. Ik help je graag met het bepalen van de strategie.