Hoe lippenstift als merk kan worden beschermd

Vormgeving is normaal gezien beschermd door het auteursrecht en modellenrecht. Ook de vorm van lippenstift kan door deze rechten beschermd worden. Maar kan een vorm ook beschermd worden door het merkenrecht? Modehuis Guerlain meende van wel en haalde succes.

Vormgeving als merk?

Bij een merk denk je al snel aan een woord of logo. Dit zijn ook by far de meest voorkomende soorten geregistreerde merken. Maar het merkenrecht is flexibel en laat verschillende andere soorten tekens toe als merken. Behalve bijvoorbeeld klanken en kleuren kunnen ook vormen van producten of verpakkingen een merk zijn. Het verkrijgen van een merkrecht op een vorm is in de praktijk niet eenvoudig. Toch lukt het soms om een vormmerk te claimen. Denk maar het bekende flesje van Coca-Cola en de Toblerone chocoladereep.

Zo beproefde ook Guerlain haar geluk: zij diende een aanvraag in om de vorm van haar nieuwe lippenstift als EU-merk te beschermen. Maar het EUIPO, de registrerende instantie, wees de merkaanvraag af en na een bezwaarprocedure kwam de zaak bij het Gerecht van de EU terecht.

Voorwaarden voor merkregistratie

Over de registratie van vormen als merk wordt vaak geprocedeerd. Het recht blijft volop in ontwikkeling – bepaald geen gebrek aan procedures over dit onderwerp. Vorige zomer nog was de vierkante – en met succes geregistreerde – vorm van Ritter Sport chocoladereep nog in het nieuws.

Om een merk te kunnen registreren, moet dat merk onderscheidend vermogen hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat het merk niet beschrijvend mag zijn voor de onderliggende producten of diensten. Het vereiste van onderscheidend vermogen geldt óók voor vormen. Een vorm kan niet beschrijvend zijn, maar in hoeverre kan een vorm onderscheidend zijn?

In de wet is een aantal uitzonderingen genoemd voor gevallen waarin merkbescherming voor een vorm sowieso niet mogelijk is. Een voorbeeld daarvan is wanneer de vormgeving uitsluitend technisch bepaald is: voor techniek bestaat al het octrooirecht, dus een merkrecht is dan uitgesloten.

Significant afwijken

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een vorm alleen als merk kan worden geregistreerd – en dus onderscheidend is – als de vorm “significant afwijkt” van wat er in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke vormen, of vormen die niet of niet aanzienlijk afwijken van wat al bekend is, vallen daarmee dus buiten de boot en kunnen dan ook niet worden beschermd als merk.

Kortom, voor de meeste vormen is merkbescherming uitgesloten. Zelfs als de vorm wel significant afwijkt moet de aanvrager van het merk in de praktijk vaak alsnog bewijzen dat de vorm is ingeburgerd als merk (oftewel: dat het publiek de vorm door langdurig en intensief gebruik is gaan beschouwen als merk).

De vorm van een bootje

Maar Guerlains lippenstift komt volgens het Gerecht wél in aanmerking voor merkbescherming. Zelfs zonder bewijs van inburgering als merk. Doordat de lippenstift onder meer de vorm van een bootje heeft en niet rechtop kan staan (anders dan normaal het geval is) wijkt de Guerlain lippenstift significant af van de rest van de markt. En daardoor kan het publiek aan de vorm herkennen om welke lippenstift het gaat en is dus sprake van het vereiste onderscheidend vermogen. Het gevolg: de lippenstift komt in aanmerking voor merkregistratie. Goed nieuws dus voor Guerlain, en voor het vormmerk in het algemeen.

Wil je meer weten over hoe jouw vormgeving optimaal kan worden beschermd? Sparren over merk- of modelregistratie? Ik help je graag – vrijblijvend – op weg, dus neem vooral contact op.