Merkrechten Lego: bouwstenen voor een rechtszaak

Het bedrijf achter Lego is een zeer actieve waakhond als het gaat om bescherming van haar intellectuele eigendom. Lego probeert haar merken en producten, zoals Lego-bouwstenen, op verschillende manieren te beschermen. En met regelmaat voert Lego rechtszaken op basis van haar merkrechten. Ook recent weer, met succes. Deze keer tegen een kleine ondernemer die eigen Lego-bouwsets van treinen op de markt bracht.

Waar draaide de zaak om?

Lego maakte bezwaar tegen een ondernemer die op kleine schaal eigen bouwsets van treinen en treinwagons, bestaande uit Lego-onderdelen, samenstelde en verkocht. Hij ging daarbij wat verder dan alleen het samenstellen en verpakken van de bouwstenen: er werden ook Lego-onderdelen van bedrukking (verschillende soorten versieringen, maar ook het NS-logo) voorzien, en aan bepaalde LEGO-bouwstenen werden metalen kogellagers toegevoegd, waardoor het treinwieltjes werden. Lego zelf was niet bij deze bewerkingen betrokken.

Op de verpakking van de bouwsets en op zijn website had de verkoper nog wel disclaimers geplaatst met de mededeling dat het ging om opnieuw verpakte en gewijzigde LEGO-bouwstenen én dat Lego zelf de producten niet had gesponsord of goedgekeurd.

Verschillende merkrechten Lego

Lego was not amused over dit initiatief en maakte bezwaar tegen deze bouwsets op basis van haar merkrechten. Lego heeft namelijk verschillende aspecten rondom haar producten als merk geregistreerd. Uiteraard het woordmerk LEGO en het bijbehorende logo, maar ook vormgeving van producten, zoals bepaalde Lego-figuren, door middel van een vormmerk. Van die laatste onderdelen is de uiterlijke vormgeving dus beschermd als merk, en daarmee kan Lego optreden tegen namaak, maar ook tegen concurrenten die gelijkende onderdelen in de markt zetten die voor verwarring kunnen zorgen. Lego laat dus weinig aan het toeval over en ligt voor meerdere ankers als het gaat om haar merkbescherming.

Beperking op het merkrecht: uitputting

Er zijn wel grenzen aan het merkrecht. Zo kun je als merkhouder niet zomaar optreden tegen vermeende inbreuk als er sprake is van zogeheten uitputting. Dat houdt in dat als de betreffende (originele!) producten oorspronkelijk door de merkhouder zelf (of met zijn toestemming) in de handel zijn gebracht binnen de Europese Economische Ruimte (EER), de merkhouder vervolgens geen bezwaar meer kan maken tegen de verdere verhandeling die producten. De merkhouders kan voor zulke producten dus niet claimen dat de verdere verkoop door retailers van die merkproducten inbreuk maakt op zijn merkrecht.

Beperking op de beperking: gegronde redenen

Maar ook deze uitzondering kent weer een uitzondering: als de merkhouder gegronde redenen heeft om zich alsnog tegen de verhandeling van uitgeputte producten te verzetten, kan hij wél optreden. Dan moet het wel gaan om een situatie waarbij de toestand van de merkproducten wordt gewijzigd of verslechterd.

Toestand verslechterd: merkinbreuk

Lego stelde zich hier op het standpunt dat de bewerkingen van de LEGO-bouwstenen – bestaande uit de bedrukking en het toevoegen van de metalen kogellagers – dusdanig waren dat de toestand van de bouwstenen was gewijzigd dan wel verslechterd. Daarmee zou er sprake zijn van merkinbreuk door de verkoop van de LEGO-bouwsets.

De rechter gaat hierin mee: hoewel het gaat om originele Lego-producten gaat, levert de verdere verhandeling daarvan in deze specifieke vorm problemen op voor merkhouder Lego. Hierbij neemt de rechter mee in zijn overwegingen dat de bewerkingen van de LEGO-bouwstenen niet zonder reputatierisico zijn voor Lego en dat Lego geen enkele controle uitoefenen bij dit proces.

Zo kan het toevoegen van de kogellagers om de treinwielen te maken gevolgen hebben voor de productveiligheid – vooral bij kinderspeelgoed van groot belang. De betreffende bouwstenen lieten zelfs “stress whitening” zien, plekken van kleurverschil waaraan je kunt zien dat er grote druk op de bouwsteentjes was uitgeoefend om de kogellagers in de Lego-stenen te drukken. Daar ligt dus een liability, want bij schade zal de consument haar pijlen (ook) op Lego willen richten. En daarnaast ziet het er niet bepaald zo kwalitatief hoogwaardig uit als Lego bij haar eigen producten zou willen.

Ook voor de bedrukking van de bouwstenen geldt dat er een risico op de loer ligt voor Lego, aangezien het voor Lego niet te controleren valt welke methode of techniek er bij dit bedrukken is gebruikt. De vraag is dus of dit is gebeurd op een manier die gelijkwaardig is aan Lego’s werkwijze.

En daarbij: door zelf bouwstenen te bedrukken – bijvoorbeeld met andere merken, zoals NS/Nederlandse Spoorwegen – ontstaat ook het risico dat de Lego-bouwstenen niet meer met Lego, maar met het bedrukte merk in verband worden gebracht. Dat betekent dat aan de herkomstfunctie van Lego’s merken afbreuk wordt gedaan.

Disclaimer geen excuus: merkinbreuk

Ook de disclaimers van de verkoper op zijn website en op de productverpakking mochten niet baten: die bieden namelijk geen garantie dat er geen verwarring kan optreden. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand het bouwpakket, geheel in elkaar gezet, ooit aantreft zonder de verpakking. In zo’n geval wordt de disclaimer niet gelezen en zal die aanschouwer ervan uit kunnen gaan dat het om een Lego-bouwset gaat en niet die van een fan. Zo kan zogeheten “post-sale confusion” ontstaan.

Kortom, meer dan genoeg reden om te concluderen dat de toestand van de Lego-bouwstenen was gewijzigd en zelfs verslechterd. Hier was dus sprake van merkinbreuk, met als gevolg dat het verbod, dat Lego vorderde, werd toegewezen. De verkoper moest de reeds verkochte producten zelfs terugvorderen bij zijn zakelijke klanten. Bakzeil voor de verkoper dus.

Wil jij optreden tegen een inbreukmaker? Of sta je juist aan de andere kant en wil je weten waar de grenzen liggen – en vooral hoe je eromheen kunt werken? Ik help je graag verder.