Merkendiefstal: de merkregistratie te kwader trouw

In het merkenrecht geldt “first come, first serve”. Oftewel: degene die een merk als eerste registreert verkrijgt in principe het merkrecht op dat merk. Wees er dus op tijd bij. Ben je wel de bedenker of oprichter van een merk, maar was een ander je voor met de merkregistratie ervan? Dan hoef je toch niet helemaal met lege handen te staan. Zo’n merkregistratie van een ander kan namelijk op verzoek worden doorgehaald uit het merkregister als het merk te kwader trouw werd ingediend. In deze blog lees je meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Vergeten om merk te registreren

Stel je voor: je hebt jarenlang gebouwd aan jouw merk en intussen een trouwe klantenkring en reputatie opgebouwd. Maar je bent vergeten om je merk te registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Dan heb je dus (ondanks al jouw inspanningen) al die tijd géén exclusief recht op jouw merk. Ineens word je geconfronteerd met een concurrent die “jouw” merk wél registreert en die merkregistratie vervolgens tegen jou inroept. Door het merk te registreren heeft de ander immers een merkrecht verkregen waarmee hij anderen – en daarmee ook jou dus – kan verbieden om het merk te gebruiken. Wat dan?

Merkregistratie te kwader trouw

Gelukkig sta je dan, als oorspronkelijke bedenker of gebruiker van het merk, niet met lege handen. In het merkenrecht is het namelijk mogelijk om een merkregistratie nietig te laten verklaren als het merk te kwader trouw werd ingediend. Dit gebeurt door middel van een zogeheten nietigheidsprocedure, als gevolg waarvan het betreffende merk wordt doorgehaald in het register.

Nietigheidsprocedure bij het BBIE

Zo’n nietigheidsprocedure kun je aanhangig maken bij het BBIE. In een van haar recentere uitspraken komt het BBIE tot het oordeel dat de merkregistratie waartegen de nietigheidsprocedure was gericht inderdaad te kwader trouw was verricht en dus moest worden geschrapt uit het register.

Wat was er aan de hand? Een onderneming, Gimeau B.V., die zich richt op de verkoop van nagelproducten, besluit haar merk GIMEAU enkele maanden na de lancering daarvan te deponeren. Na haar merkdepot wordt Gimeau B.V. ineens geconfronteerd met een oppositie tegen haar merkaanvraag. Wat bleek: een andere persoon had net iets eerder hetzelfde merk geregistreerd voor dezelfde producten.

Die persoon bleek de echtgenoot te zijn van een concurrent van Gimeau, Maniac B.V.; deze onderneming was tevens een klant van de voormalige werkgever van de eigenaar van Gimeau (een marketingbureau dat voor Maniac werkte). Concurrent Maniac had Gimeau, kort nadat zij met haar activiteiten was begonnen, een sommatiebrief gestuurd met de stelling dat Gimeau namaakproducten verkocht die inbreuk maakten op de rechten van Maniac.

Kortom, Gimeau en de houder van het merk waren geen onbekenden van elkaar. Geconfronteerd met de oppositieprocedure tegen haar merk, besloot Gimeau zelf ook een procedure te beginnen, de doorhalingsactie op grond van de kwade trouw van de merkhouder.

Wat is “kwade trouw” eigenlijk?

In de wet is “kwade trouw” niet gedefinieerd; het is een open begrip. Uit de rechtspraak volgt dat kwade trouw onder meer aan de hand is wanneer de houder van de merkaanvraag deze niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan het handelsverkeer, maar met het oogmerk om afbreuk te doen aan de belangen van een derde op een manier die in strijd is met eerlijke handelsprincipes. Met name de volgende factoren zijn van belang:

– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken al eerder gebruikte voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, (bijvoorbeeld: zijn de houder van het merk en degene die het eerder gebruikte bekenden van elkaar?);

– het oogmerk van de aanvrager om die derde dwars te zitten (had de deposant van het merk de oprechte intentie om het merk zelf eerlijk te gebruiken, of wil hij vooral de oudere gebruiker onder druk zetten?);

– de beschermingsomvang van het betreffende merk (bijvoorbeeld: is het een beschrijvend merk dat verwijst naar de onderliggende producten, of is het juist een onderscheidend en opvallend merk?).

Degene die de kwade trouw inroept, moet die ook voldoende aannemelijk kunnen maken. Tot die tijd wordt er uitgegaan van de goede trouw van de deposant. Je moet als eiser dus wel aan de bak met bewijs.

Hoe oordeelt het BBIE?

Voor het BBIE was dit een uitgemaakte zaak. Feit is dat het bestreden merk GIMEAU identiek is aan het merk van Gimeau, en voor dezelfde producten was geregistreerd. Verder stond vast dat de beide partijen Gimeau en Maniac elkaar kenden, en met name was voldoende aannemelijk dat de deposant (de echtgenoot van de eigenaar van Maniac) kennis had van het gebruik van het merk GIMEAU door Gimeau. Omdat het merk werd gedeponeerd een paar dagen na het ontstaan van een juridisch conflict tussen Maniac aan Gimeau, ligt ook voor de hand dat het merk werd gedeponeerd om Gimeau onder druk te zetten of dwars te zitten. En dat gebeurde ook, getuige de oppositie die tegen de merkaanvraag van Gimeau werd ingesteld.

De aanwezigheid van een conflict en de timing van de bestreden merkaanvraag kunnen een goede indicatie zijn van kwade trouw; in dit geval spreken die boekdelen. Verder valt in deze zaak op dat het merk identiek is aan het oudere merk en dat het gaat om identieke waren. Bovendien is GIMEAU een onderscheidend merk; het is dus vrijwel uitgesloten dat de merkhouder geheel toevallig uit zichzelf op dezelfde merknaam was gekomen.

Wat moet je nu doen?

Hoewel in deze zaak met succes de kwade trouw werd ingeroepen, is het vooral belangrijk om je merk tijdig en strategisch te beschermen door middel van merkregistratie. Wanneer een concurrent jouw merk eerder registreert, zijn er weliswaar mogelijkheden om daartegen in bezwaar te gaan – maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dat scheelt ook behoorlijk in de kosten. Registreer je merk dus. Heb jij een merk waar je hard voor hebt gewerkt? Of twijfel je of jouw merk goed genoeg beschermd is? Ik help je graag met de bescherming van jouw merk.