Inbreukzaak over merkrecht loopt gesmeerd

De producent van de bekende Heks’nkaas heeft een opvallend succes geboekt in een procedure over de smeerkaas van een concurrent. De inzet van de zaak was het merkenrecht van Heksenkaas B.V. op haar verpakking. Daarop werd, volgens Heksenkaas, inbreuk gemaakt door haar concurrent, het Duitse Kühlmann. Die verkoopt een zelfde soort smeerkaas met de naam Dip&Smeer’m. Saillant detail: Kühlmann is een voormalig zakenpartner van Heksenkaas.

Na een jarenlange – en verloren – strijd over de smaak van de Heks’nkaas was het nu dus tijd voor een procedure over de verpakking. Die zaak diende bij de rechtbank Gelderland en is om een paar redenen opvallend.

Verpakking als merk

Nog vóórdat Heksenkaas haar verpakking als merk laten vastleggen had zij Kühlmann al gesommeerd inbreuk op haar merkrecht te staken door de Dip&Smeer’m producten uit de handel te halen. Pas daarna, twee dagen later, heeft Heksenkaas haar verpakking als merk geregistreerd. Niet echt de gebruikelijke volgorde, zullen we maar zeggen. Omdat Kühlmann geen gehoor gaf aan de sommaties, is Heksenkaas een kort geding begonnen.

Verwarringsgevaar tussen de verpakkingen?

In dat kort geding kwam de Gelderse rechter tot het oordeel dat de verpakkingen van Heks’nkaas en Dip&Smeer’m op verwarringwekkende wijze overeenstemmen. Met name door het gebruik van dezelfde kleuren paars en groen, en door de cartoonachtige stijl waarin de ingrediënten (knoflook en peterselie) op de banderol zijn getekend, meent de rechter dat de verpakkingen dezelfde totaalindruk hebben, en dat het publiek de producten met elkaar kunnen verwarren. Dat is ook een van de gronden voor het aannemen van merkinbreuk.

Het is echter maar de vraag of het publiek écht in verwarring kan verkeren: de verpakking van de Dip&Smeer’m-kaas laat deze merknaam in behoorlijk grote letters zien en de verdeling van de woord- en sierelementen op de banderol is toch heel anders. Erg origineel is Kühlmann duidelijk niet geweest, maar dat is niet het juridische criterium. Ik krijg de indruk dat de rechter de merkregistratie van Heksenkaas heeft uitgelegd als claim op de kleurencombinatie groen en paars. Als Heksenkaas zo’n soort merkregistratie – die onder voorwaarden ook mogelijk is – in de strijd zou hebben gegooid, zou de uitkomst in deze zaak beter te begrijpen zijn.

Waarom geen auteursrecht of modelrecht?

Een verpakking leent zich normaal gezien goed voor bescherming door het auteursrecht of door het modellenrecht. Opmerkelijk is dus dat Heksenbaas níet het auteursrecht op de verpakking heeft ingeroepen; het is immers duidelijk uit de feiten en uit de vergelijking van de producten, dat de Dip&Smeer’m-verpakking is ontleend aan die van Heksenkaas. Dit had op zijn minst als tweede grond aangevoerd kunnen worden, ervan uitgaand dat Heksenkaas de eigenaar is van het auteursrecht op haar eigen verpakking. Ook bij een modelregistratie (die er voor zover mij bekend niet is) zou Heksenkaas veel baat hebben gehad.

Ook vreemd: de rechter heeft Kühlmann veroordeeld om verantwoording af te leggen ten aanzien van alle verkopen van Dip&Smeer’m, en niet alleen de verkopen ná de registratiedatum van Heksenkaas. Voor die tijd was er echter nog geen merkrecht en kan er dus sowieso geen inbreuk op het merkrecht zijn geweest. Ook om die reden zou het zuiverder zijn geweest om een beroep te doen op het auteursrecht, want dat recht ontstaat meteen ten tijde van het ontwerp.

Als klap op de vuurpijl moet Kühlmann de volledige proceskosten van Heksenkaas betalen (waaronder meer dan €30.000,- aan advocaatkosten). Normaal gezien hanteren rechters een staffelsysteem (de zogeheten “Indicatietarieven”), waarbij in dit geval een bedrag van €15.000 zou moeten zijn toegewezen. Hoewel de rechter dit niet met zoveel woorden zegt, lijkt hij Kühlmann te hebben willen straffen voor het na-apen van een voormalig zakenpartner.

Eén les die in elk geval uit deze zaak kan worden getrokken is dat een ‘verpakkingsmerk’, naast het auteursrecht en het modellenrecht, ook een heel nuttig middel kan zijn in een twist over verpakkingen.